Questão comentada sobre Propriedade industrial: nulidade incidental de patente e desenho industrial

Enunciado

A TechBrasil Inovações, titular de uma patente de invenção e de dois registros de desenhos industriais, ajuizou ação de infração de direitos de propriedade industrial perante a Justiça Estadual contra a AeroClean In dústria, pleiteando a cessação da fabricação e comercialização dos produtos e indenização por perdas e danos. Em contestação, a AeroClean arguiu, como matéria de defesa, a nulidade da patente, por ausência de novidade e atividade inventiva, e dos registros de desenhos industriais, por ausência de novidade e originalidade. Em réplica, a TechBrasil sustentou que a nulidade somente poderia ser discutida em ação autônoma, perante a Justiça Federal, com a inclusão do INPI no polo passivo. Considerando a Lei nº 9.279/1996 e o entendimento atual da Segunda Seção do STJ, é correto afirmar que

Alternativas

a arguição de nulidade da patente e do registro dos desenhos industriais como matéria de defesa na ação de infração é inadmissível, pois a Lei nº 9.279/1996 exige a participação do INPI nas demandas que envolvam a análise de validade de direitos de propriedade industrial, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

a nulidade da patente pode ser arguida como ma téria de defesa na ação de infração perante a Justiça Estadual, porém o registro dos desenhos industriais somente pode ter sua validade discutida em ação autônoma de nulidade proposta perante a Justiça Federal, com a participação obrigatória do INPI, uma v ez que existe ressalva legal exclusivamente em favor das patentes.

a Justiça Estadual é competente para reconhecer, em caráter incidental, a nulidade da patente e do registro dos desenhos industriais, e tal decisão produzirá efeitos erga omnes, atingin do o registro perante o INPI, de modo a dispensar a propositura de ação autônoma de nulidade perante a Justiça Federal para tal finalidade.

a Lei de Propriedade Industrial contém ressalva expressa que autoriza a arguição de nulidade de patentes e de re gistro dos desenhos industriais pelo réu, a qualquer tempo, como matéria de defesa, o que poderá ser feito em ação de infração perante a Justiça Estadual, e o eventual reconhecimento da nulidade servirá, exclusivamente, como fundamento para a improcedência dos pedidos formulados na ação de infração.

embora a nulidade de patentes e de registro dos desenhos industriais possa ser arguida como defesa na ação de infração, o juízo estadual, antes de apreciá - la, deverá oficiar o INPI para participar da demanda, na condição de amicus curiae, uma vez que o pronunciamento judicial sobre a validade de direitos de propriedade industrial exige a manifestação prévia da autarquia federal, ainda que não seja parte na demanda.

Gabarito: alternativa correta destacada.

Comentario

Correta: a LPI permite que a nulidade da patente e do registro de desenho industrial seja arguida pelo réu, a qualquer tempo, como matéria de defesa na ação de infração. Na Justiça Estadual, o exame é apenas incidental e serve para afastar a pretensão de infração/indenização, sem cancelar o título perante o INPI. Por que as demais estao erradas: A erra ao negar a defesa incidental e exigir sempre INPI/Justiça Federal. B erra porque a ressalva também alcança desenhos industriais. C erra ao atribuir efeitos erga omnes e cancelamento registral ao reconhecimento incidental. E erra ao exigir prévia participação do INPI como amicus curiae, requisito inexistente para a análise incidental.

Base legal

Lei 9.279/1996: art. 56, §1º, autoriza a arguição de nulidade da patente, a qualquer tempo, como matéria de defesa; art. 118 aplica aos desenhos industriais, no que couber, as regras dos arts. 56 e 57. A Segunda Seção do STJ admite o controle incidental de validade em ação de infração na Justiça Estadual, com efeitos restritos ao processo, sem desconstituição do ato do INPI.